Patent for sale - optimistic analysis result

May 13, 2018

В своём предыдущем материале мы привели пример пессимистического итога анализа патента на продажу – увы, иногда так бывает: изобретатель хочет продать патент на изобретение, а качество патента низкое. Но вот пример оптимистичного итога анализа: к нам обратился изобретатель, он хочет продать патенты на изобретение, у него есть переход PCT (да-да, у него фаза РСТ !!!). Мы проводим анализ одного из его патентов, и с огромным удовлетворением констатируем: да, это хороший патент, и его не стыдно предлагать на продажу. В настоящее время с изобретателем уточняются условия агентского договора, в рамках которого будет осуществляться продажа его патентов.

Итак, выдержки из анализа, как обычно, с купюрами и умолчаниями для соблюдения конфиденциальности информации и анонимности автора:

 

Имеются ли у патентообладателя близкие по изобретательскому замыслу заявки или полученные ОИС:
Да, поиск по базе ФИПС и материалы, присланные самим патентообладателем, свидетельствуют о наличии близкого по замыслу патента на ИЗ …, а также, со слов патентообладателя, «решение ФИПС от … о выдаче патента на изобретение "…"».
Поскольку, согласно информации, предоставленной патентообладателем, подано 3 заявки РСТ, по которым планируется переход на нац. фазы, необходимо своевременно информировать патентообладателя о необходимости рассмотреть вопрос оптимизации пула заявок РСТ (в идеале – объединении их в одну заявку) для сокращения в два-три раза расходов и времени рассмотрения на стадии перехода на нац. фазы.

Качество патентного поиска:
Список документов, цитированных в отчете о поиске:
Приведено 12 ссылок на зарубежные патентные документы.
Количество, глубина и географический охват приведённых в отчёте о поиске материалов свидетельствуют о высоком качестве проведённого поиска.
Ознакомление с содержанием процитированных источников также позволило засвидетельствовать адекватность результата поиска и его высокое качество.

Содержательные аспекты:
Количество и качество примеров – авторами приведено достаточное количество разнообразных примеров реализации изобретательского замысла, вариативность примеров позволяет заключить, что текст описания изобретения даёт основания для получения широкого объёма исключительных прав.
«Фразы-предохранители о не ограничении общности замысла» - приведённые авторами изобретения примеры реализации изобретения в тексте описания сопровождаются необходимыми оговорками о том, что все приводимые примеры являются частными реализациями и не ограничивают общность замысла и не могут влиять на объём исключительных прав;
Если есть сомнения в физической реализуемости, подкреплен ли патент результатами расчётов / моделирования / натурных экспериментов – сомнений в физической реализуемости изобретения нет.

Формула:
Формальные аспекты:
Число независимых и зависимых пунктов – формула включает 11 пунктов, из них 1 независимый и 10 зависимых.
Насколько длинно сформулированы независимые пункты – независимый пункт сформулирован с должной лаконичностью.
Содержательные аспекты:
Насколько общо сформулированы независимые пункты – независимый пункт сформулирован с высокой степенью общности.
Насколько общность формулировок подкреплена в описательной части (примерами) – пункты формулы убедительно и в достаточном количестве подкреплены примерами реализации в описательной части изобретения.

В итоге:
Объём прав:
Насколько сложно обойти формулу, и производить/продавать товары и услуги, «не подпадая под патент» – обойти формулу и производить товары на территории действия патента (РФ) – очень сложно.
Насколько сложно обойти формулу, и получить свой патент (обходящий анализируемый патент, более широкий или покрывающий иные, более выгодные аспекты) – обойти формулу патента практически невозможно.
Надёжность:
Можно ли опротестовать анализируемый патент по (мировой) новизне – качество представленного отчёта о поиске позволяет заключить, что попытки опротестовать патент по критерию новизны маловероятны и будут сопряжены со значительными сложностями и финансовыми затратами.
Можно ли опротестовать анализируемый патент по изобретательскому уровню – критерий «не-очевидности» всегда является самым «зыбким» и плохо формализуемым в практике выдачи и опротестования патентов, поэтому можно сделать лишь осторожное предположение, что на основе материалов, указанных в отчёте о поиске, такое опротестование маловероятно и сопряжено со значительными финансовыми затратами;
Можно ли опротестовать анализируемый патент по промышленной применимости (и/или заузить объём исключительных прав) – качество приведённых в описании изобретения примеров позволяют практически исключить вероятность такого сценария.

Дополнение по анализу патента:

Патент написан на высоком уровне – не только по российским, но и по западным меркам. Это позволяет с довольно высокой вероятностью не опасаться рисков опротестования патента по критериям новизны и пром. применимости.
Риск опротестования по критерию изобретательского уровня (не-очевидность) остаётся, поскольку заинтересованная сторона всегда имеет возможность провести поиск в базах данных патентных ведомств Японии, Китая, Кореи и других развитых не-англоязычных стран, и предъявить совокупность материалов, в которых переведены на английский только абстракты, в качестве аргумента «на основании данных материалов специалист среднего уровня способен скомбинировать решение, идентичное приведённому в оспариваемом патенте».
Однако подобные попытки, во-первых, сопряжены со значительными усилиями и финансовыми затратами, во-вторых, в отличие от практически безнадёжных ситуаций в случае выявленных материалов, явно опорачивающих новизну, протесты по критерию изобретательского уровня достаточно успешно отклоняются (наша компания имеет большой положительный опыт в том числе и по решению подобных проблем).

На основании анализа официальных материалов по патенту на ИЗ и присланных патентообладателем дополнительных материалов можно сделать вывод о двух основных проблемах:

1. Наличие двух близких по изобретательскому замыслу патентов РФ, одной одобренной в ФИПС заявки, и трёх заявок РСТ ставит патентообладателя-заявителя перед необходимостью оптимизировать пул своих ОИС и заявок сильно до стадии перехода на нац. фазы. В противном случае автор рискует столкнуться со значительным финансовым бременем на стадии перехода на нац. фазы (оплата пошлин при каждом раунде взаимодействия с каждым национальным патентным ведомством по каждой из заявок, плюс гонорары патентным поверенным в соответствующих странах – также по каждому раунду взаимодействия, оплата пошлин и т.д.), и неоправданными трудозатратами на ведение делопроизводства.

2. Непрофессиональный выбор географии перехода на нац. фазы. Дополнительные соображения по данному вопросу будут изложены далее, в разделе «Рекомендации по коммерциализации», в данном разделе отдельно отметим следующий момент. Намерение патентообладателя-заявителя осуществить переход на нац. фазу в Индии представляется, с учётом опыта нашей компании, абсолютно безосновательным и неоправданным. Практика работы национального патентного ведомства Индии такова. Осуществляется регистрация заявки, далее максимально долго, в рамках действующих нормативов, проводится формальная экспертиза, далее максимально долго проводится экспертиза по существу. Фактически, отклик эксперта по экспертизе по существу возможен только после настойчивого напоминания заявителя. После этого следует ответ эксперта, в котором излагаются возражения по новизне и изобретательскому уровню, почерпнутые экспертом из открытых источников – с сайтов других патентных ведомств, в которые подавалась заявка. После получения аргументированного ответа заявителя индийское ведомство обычно берёт паузу на произвольное время, поскольку все формальные международные требования по срокам стадий делопроизводства соблюдены. В итоге, даже если ведомство принимает положительное решение по рассматриваемой заявке, это решение выдаётся незадолго до срока окончания действия соответствующего патента.

Рекомендации по коммерциализации

География возможной коммерциализации:

Российская Федерация.
Экономическая ситуация в РФ, в частности, понижение курса рубля и покупательной способности населения, не даёт оснований предполагать наличие у возможных потребителей свободных средств для приобретения продукции, охраняемой патентом.

Страны с платёжеспособным рынком.
В этот перечень входят, как минимум, США, Китай, Япония, Корея, Израиль, ЕС.
Перечисленные страны экономически очень развиты, с большим или очень большим населением, и во всех существует проблема … . Наличие патентов США, ЕС и Японии является «золотым стандартом», подтверждающим на 100% качество патента.
В отношении ЕС поясним: в связи с … реалии таковы, что проблема … теперь актуальна не только для юга Европы (Италия, Франция, Испания – из числа платёжеспособных), но и для центральной, экономически самой развитой её части – Германии и Австрии. При этом именно в Европе самые высокие цены на … , поэтому селективные решения, позволяющие экономить … , в ЕС особенно востребованы. Например, … наиболее продаваемы именно в ЕС.

С другой стороны, предполагаемые патентообладателем дополнительные к вышеперечисленным страны для коммерциализации патента – Индонезия, Филиппины, Мексика, Бразилия – затратны для патентования, в т.ч. из-за ведения переписки на национальных языках.

Дополнительно сообщаем, что практика продажи пула заявок на стадии РСТ является крайне редкой. Как правило, требуется получение исключительных прав в широком объёме в актуальных странах, после чего производится продажа пула патентов.

Тактика коммерциализации:

Предпринятые патентообладателем попытки самостоятельной коммерциализации своих ОИС достойны уважения, однако контрпродуктивны и опасны для дальнейших попыток коммерциализации.

Наименьший вред, причинённый патентообладателем самому себе, заключается в том, что выход на производителей – предполагаемых покупателей ОИС – осуществляется совершенно не так.

Помимо получения патента хотя бы в одной из стран «золотого стандарта» (см. выше), требуется тщательная предпродажная «упаковка» товара: подготовка промо-материалов (как минимум, качественной презентации, а также саммари и терм-шит, в идеале – ещё промо-сайта и ролика, см. например:
www.sila-beresty.ru, www.sila-beresty.ru/prezentaciya, www.sila-beresty.ru/sammari;
www.smart-arthritis.com, www.smart-arthritis.com/presentation, www.smart-arthritis.com/single-post/2017/10/18/digital-engagement-tool-knee-arthritis).
Подготовка всех этих материалов требует не только детального знания рынка, но и учёта психологии и мотивации лиц, рассматривающих предложение – маркетологов, бизнес-аналитиков и др.
В ходе подготовки материалов требуемого уровня проводится их многократная валидация на основе фидбэка у маркетологов, входящих в network нашей компании.
Соответственно, непрофессиональные действия патентообладателя не только закономерно не привели к успеху, но и, возможно, создали для него определённый негативный имидж в восприятии лиц, принимающих решение в компаниях-таргетах. Однако этот ущерб минимален и легко нивелируется в случае проведения правильных мероприятий по коммерциализации компетентным агентом.

Более значительный ущерб возможной коммерциализации патентообладатель нанёс тем, что начал активное общение с фирмами-таргетами ДО официальной публикации заявок РСТ. Впрочем, ответ некоторых таргетов «это не соответствует маркетинговой политике компании» скорее всего является стандартной отпиской менеджеров, не имеющих достаточно материалов для оценки предложения (это обычная ситуация при отсутствии «упаковочных» материалов – см. выше). Эти менеджеры перегружены постоянным избытком информации – коммерческими предложениями и т.п., постоянно поступающими им на служебную почту, и поэтому рассматривают только удобные и ясные презентационные материалы.

Итоговые выводы и рекомендации:

1. Качество рассмотренного патента высокое, потенциал для коммерциализации высокий.

2. Патентообладателю рекомендуется таким же образом, как по данному патенту, получить анализ и рекомендации по остальным «родственным» патентам и заявкам.

3. При таких же положительных результатах анализа «родственных» патентов и заявок, как и по патенту … , патентообладателю рекомендуется заключить договор на управление ОИС (www.ip-management.ru/dogovor-upravleniya-1) и договор на продажу ОИС (www.ip-management.ru/dogovor-prodazhi) для решения тактических задач – оптимизации пула заявок, получения итогового пула патентов в рыночно востребованных странах, и достижения конечной цели – продажи пула патентов.

При отсутствии у патентообладателя достаточных финансовых ресурсов рекомендуется вместе с нашей компанией составить инвестиционное предложение по типу следующего: www.smart-arthritis.com/ea-slide-deck. Наша компания готова оказать содействие в поиске инвесторов www.ip-management.ru/investoru. Потенциальных инвесторов больше, чем качественных заявок (патентов), но Ю. Ткаченко инвестором не будет, т.к. инвестирует только в IP-биомед.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

COPYRIGHT ©2017. ООО "Управление интеллектуальной собственностью". Disclaimer.