Что такое IP Due Diligence и почему он нужен ВАМ?

IP Due Diligence (переводится иногда как «Надлежащая проверка интеллектуальной собственности», иногда буквально – как «Надлежащая осмотрительность», а чаще всего вовсе не переводится, а просто транслитерируется как «Дью Дил»), – это проверка интеллектуальной собственности (ИС).

Эта рутинная процедура – абсолютно необходимая компонента коммерческого оборота ИС во всех развитых странах.

В России IP Due Diligence до сих пор иногда воспринимается как экзотика или непонятное ненужное мудрствование.

Рассмотрим коротко базовые сведения о IP Due Diligence, опираясь на авторитетные западные источники. Необходимые ссылки на первоисточники и соответствующий перевод прилагаются.

ООО «Управление интеллектуальной собственностью» является авторитетной в РФ и за рубежом организацией, которая системно работает с приобретателями прав на патенты и лицензии в более чем 20 странах. Мы проводим стандартный IP Due Diligence российских правообладателей перед тем, как сделать предложение одной или нескольким компаниям – потенциальным лицензиатам или приобретателям прав.

Проверка ИС возможна в отношении своей или чужой интеллектуальной собственности. Необходимость в такой проверке всегда возникает при намерении продавать продукт или сервис с патентной маржой, продать или лицензировать интеллектуальную собственность, привлечь инвестиции в старт-ап, а также при подготовке к слиянию или поглощению.

Дальнейшее изложение сведений о IP Due Diligence будет сосредоточенно на надлежащей проверке патентов (Patent Due Diligence), преимущественно в ситуации купли-продажи пула патентов. Надлежащая проверка других типов ИС в целом подобна Patent Due Diligence.

Необходимость процедуры IP Due Diligence вытекает из того фундаментального факта, что не все патенты созданы равными.

Некоторые из них ничтожно узки, плохо обоснованы, и их легко «обойти» или аннулировать. Другие патенты создают существенный или непреодолимый барьер для конкурентов. 


/ Подробности см. в https://www.finnegan.com/en/insights/patent-law-strategic-due-diligence.html
и соответствующем разделе перевода /

Кто является заказчиком IP Due Diligence? Заказчиком процедуры надлежащей проверки ИС может выступать как продавец - правообладатель, так и покупатель патентов. В первом случае говорят ещё о «защитной» или «оборонительной» проверке, во втором – о «наступательной» проверке. Почему? Это вытекает из целей заказчика IP Due Diligence.

Задачи продавца - правообладателя патентов при проведении IP Due Diligence – доказать юридическую чистоту предлагаемых к продаже объектов интеллектуальной собственности (в т.ч., подтвердить своё, и только своё, право собственности на эти объекты), их высокое качество (широкий объём исключительных прав, устойчивость к попыткам оспаривания) и рыночную востребованность. Конечная цель продавца - правообладателя – создать надёжную основу для обоснования максимально возможно высокой цены продажи.

Задачи покупателя патентов при проведении IP Due Diligence – проверить юридическую чистоту предлагаемых к продаже объектов интеллектуальной собственности (в т.ч., право собственности на эти объекты, отсутствие конфликта интересов авторов, лиц, потенциально причастных к созданию патентов, и т.п.), их реальное качество (каков объём исключительных прав – насколько легко их «обойти», какова их устойчивость к попыткам оспаривания и полного или частичного аннулирования в судебном порядке) и рыночную востребованность.

Конечные цели покупателя – найти наиболее эффективные рычаги давления на партнёра по переговорам с целью максимально возможно снизить цену продажи.

/ Подробности см. в https://www.finnegan.com/en/insights/patent-law-strategic-due-diligence.html и https://www.finnegan.com/en/insights/demystifying-ip-due-diligence.html,
и соответствующих разделах перевода /

Задачи продавца и покупателя полностью совпадают – это МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ, а вот конечные цели абсолютно противоположны.

Правообладателю - продавцу патентов ВСЕГДА необходимо первому сделать IP Due Diligence – для того, чтобы идти на переговоры с безупречно выверенной аргументацией. Это аксиома.

Итак, задачи IP Due Diligence делятся на несколько крупных блоков:

1. Подлинность прав собственности продавца - правообладателя: проверяется и доказывается, что авторами патентов являются только и исключительно указанные в патентах лица, и никто иной никакого отношения к рассматриваемым патентам не имеет; что патенты не находятся в залоге, под процедурой судебных разбирательств и т.п.

2. Состоятельность патентов: проверяются сроки и юрисдикции действия патентов, детали процедуры получения патентов (в т.ч. аргументация экспертизы и авторов, какие ограничения в отношении заявленных технических решений добровольно признали авторы в ходе экспертизы и т.п.), возможные процедуры оспаривания выдачи патентов.

3. Качество (валидность) патентов и объём исключительных прав: насколько детально и аргументированно изложена описательная часть – насколько приведённые в описании признаки и примеры обосновывают объём прав, предоставляемых формулой, насколько эти примеры препятствуют попыткам получения альтернативных патентов, насколько патенты устойчивы к попыткам аннулировать их полностью или частично по новизне (качество патентного поиска), промышленной применимости и т.д. Насколько широкие формулы патентов: создают ли непреодолимые барьеры для конкурентов, или настолько «узкие», что любой желающий их легко «обойдёт»? И т.д. и т.п.

 

/ Подробности см. в https://www.finnegan.com/en/insights/patent-law-strategic-due-diligence.html, https://www.finnegan.com/en/insights/demystifying-ip-due-diligence.html и https://www.nature.com/bioent/2003/030101/full/nbt0201_175.html,
и соответствующих разделах перевода /

 

Остановимся на последней группе проблем чуть подробнее. Это самое важное в IP Due Diligence. Несколько цитат

(см. https://www.nature.com/articles/85743 и соответствующий раздел перевода):

 

Ширина патентных претензий [объём исключительных прав, предоставляемых формулой]
Надлежащая проверка должна включать рассмотрение объёма исключительных прав, предоставляемых формулой, чтобы убедиться, что они достаточно широки, чтобы охватить любые коммерческие продукты или процессы, представляющие интерес. Объем патентной формулы является функцией подробности и широты раскрытия в описании патента. Даже если формула широкая, но раскрытие минимально, формула может быть истолкована узко, и не выдержать оспаривание в суде.
Защита, предоставляемая патентом, также может быть сужена изменениями, внесенными в формулу, или юридическими аргументами, выдвинутыми во время делопроизводства по получению патента. Если, например, для получения патента заявитель патента ограничивает язык притязаний или настаивает на том, чтобы притязания ограничивались определенной областью охвата, патентообладателю впоследствии запрещается занимать противоречивую позицию в отношении объема патентной защиты. Поэтому истории делопроизводства по получению патента должны быть рассмотрены в рамках надлежащей проверки, как минимум, для ключевых патентов.
Если патентные формулы узкие, конкурентам может быть легко придумать решения в обход них и выйти на поле патента, избегая при этом нарушения. Поэтому инвестору необходимо определить, достаточно ли широк объём исключительных прав как для производства коммерческого продукта, так и для того, чтобы держать конкурентов в страхе.

 

Сила патента

Для ключевых патентов и патентных заявок также может быть важно оценить их силу, то есть вероятность того, что патент выдержит испытание в суде или что патент будет выдан на основании патентной заявки. Патент может быть признан недействительным, а заявка не патентоспособной по ряду причин. Проведение экспертизы включает изучение истории патентного делопроизводства, поиск более ранних патентов и научной литературы, а также анализ того, является ли описательная часть патента юридически достаточной для обоснования притязаний (пунктов формулы). Некоторые из оснований для признания недействительности, имеющей особое значение для биотехнологии, кратко обсуждаются далее…

Требования к письменному описанию. Патент должен описывать изобретение словами или рисунками достаточно подробно, чтобы показать специалисту в данной области техники, что изобретатель «владеет» всем объемом заявленного изобретения. Эта предпосылка называется «требования к письменному описанию», а их несоблюдение является основанием для аннулирования патента. Таким образом, надлежащая проверка включает рассмотрение описания патента для оценки вероятности того, что суд сочтёт описание неадекватным.

Требование реализуемости. Патент также может быть оспорен за несоответствие с требованиями реализуемости [промышленной применимости]. Чтобы удовлетворить это требование, раскрытия в описании патента должно быть ясным, полным и достаточным, чтобы дать возможность специалисту в данной области техники применять изобретение настолько широко, насколько оно заявлено, без «чрезмерного» или избыточного экспериментирования. Поэтому описание патента также подлежит рассмотрению для того, чтобы определить, раскрывает ли оно репрезентативные рабочие примеры и / или подробные инструкции и указания относительно того, как создавать и использовать заявленное изобретение, включая, где это применимо, любые исходные материалы или условия, при которых процесс или способ могут быть выполнены…

Подведём итоги.

Коммерческий оборот патентов – один из краеугольных камней высокотехнологичной современной экономики, а Patent Due Diligence (патентный дью дил, «надлежащая проверка» или «должная осмотрительность») – проверка качества патентов – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЕГО ЧАСТЬ.

Если вы хотите продать патент или продавать продукт или сервис с патентной маржой – сначала озаботьтесь проведением

IP Due Diligence.

COPYRIGHT ©2017. IP Management LLC. All rights reserved. 

Any copying and reproduction of the site materials is possible only with reference to the website of the Rightholder.

PATENT SELL. TRADEMARK SELL.

CREATE TRADEMARK.

PRIOR ART. PATENT APPLICATIONS.